国際商標を登録し、海外でも権利を守りましょう

グローバル化が進み、日本国内だけでなく、海外に進出する企業やブランドがふえています。外国で事業を行う上では、メインとなる業務のほかに、権利を守るための対策が必要不可欠なものになっています。まずは海外の商標登録制度を知り、どのような手続きをすればいいのか学んでいきましょう。

(1)国際商標を登録するために

海外で商標を登録するためには、それぞれの国に応じた手続きが必要となり、膨大な時間と労力が必要とされます。

しかし自分に合った方法を知り、制度を活用することで、その負担を軽くすることが可能です。

(1−1)なぜ、海外での商標登録が必要なのでしょうか?

商標の世界では「属地主義」が用いられています。その国々の決まりに従うことが原則であり、商標権の効力はその国限りです。

例えば日本で商標を登録した場合は、その効力はあくまでも日本国内に限られています。

そのため、ほかの国で商標を守るためには、改めて手続きをしなければならないのです。

これはご自身が海外へ進出する場合はもちろん、不当に模倣品の売買が行われることを防ぐためにも必要なことです。

(1−2)海外での商標登録の方法

海外で商標を登録するための方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 個別出願
  • マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)
  • 欧州連合商標(EUTM)

これらを利用し、円滑に手続きを進めるためにはどうすればよいか、順にご説明していきます。

(2)個別出願について

商標を登録するため、それぞれの国へ出願して審査を受けることを個別出願といいます。

これは、各国の異なる言語や決まりに応じて申請が必要なため、複数の国に出願する場合は手続きが煩雑になる傾向があります。

また、それぞれの国で現地代理人の費用がかかるため、コストがかさみます。

そのため、個別出願は商標登録をする国が少ない場合に有効な方法です。

(3)国際登録とは? 〜マドリッドプロトコルでの登録方法

国際的な商標の登録制度は、マドリッドプロトコル(マドプロ)と呼ばれる「マドリッド協定議定書」に基づき、WIPO国際事務局(注1)によって管理されています。

国際登録とは、この国際事務局の登録簿に記載されたことを指しています。

通常、商標をいくつもの国で登録をする際は、それぞれの国のルールに従って手続きを進める必要があります。各国の決めごとを理解し、代理人を立て、料金を支払って登録に至るには、多くの時間と労力を必要とします。

しかしマドプロを利用すると、多くの国に一括で出願することが可能となります。
そのため、以前に比べて海外への商標登録の負担が減少しました。

(注1)WIPO:World Intellectual Property Organizationの略語で、ジュネーブ(スイス)にある世界知的所有権機関

(3−1)国際登録の対象は?

現在、マドプロは98の国で締結されています(2017年3月現在)。
これらの国のなかから、手続きを希望する国を指定することができます。

加盟国については、下記の特許庁HPから確認できます。

  特許庁「マドリッド協定議定書加盟国一覧」
  https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

(3−2)国際登録商標を検索し、確認してみましょう

海外で商標登録をする際には、すでに国際出願・登録されている商標を調べておくことが重要です。

これらを調べるには、WIPO国際事務局が提供しているオンラインデータベース「ROMARIN」を参照します。

  WIPO国際事務局「ROMARIN」
  http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml

ここでは、出願人(名義人)や国際登録番号、商標や基礎出願番号・基礎登録番号などからの検索が可能です。

さらに国際登録や国際出願の照会からも検索できます。

検索の手順は、以下の通りです。

1)検索フォームから項目を選択して名称を入れ、「search」ボタンを押します
(ここでは「Mark(商標)」をプルダウンで選択し、「YAMAHA」と入力)

2)登録されている一覧が表示されます


3)そのひとつを選択すると、詳細情報が表示されます

(3−3)マドリッドプロトコルを利用できる条件とは?

マドプロを使って出願するためには、以下のような条件があります。

1)日本国内での出願・登録

その商標が、すでに日本国内で出願されているか(基礎出願)、登録されている(基礎登録)ものでなければなりません。

2)同じ商標(マーク)であること

上記1)の商標(基礎出願・基礎登録)と同じものとなります。

3)指定商品・役務(サービス)が同一、もしくはその範囲内であること

基礎出願・基礎登録と同じか、その範囲内の指定商品・役務(サービス)にかぎって、マドプロで出願できます。

ただし、そのなかから指定商品・役務(サービス)を国ごとに限定はできます。

4)同じ出願人(名義人)であること

基礎出願・基礎登録の出願人(名義人)と同じであることが重要です。

(3−4)国際登録までの手順と審査基準

商標を国際登録するためには、いくつかの手続きが必要です。
マドプロを利用すると比較的簡易に出願できますが、どのような行程になるのか具体的にみていきましょう。

1)基礎出願・基礎登録

まず、日本で商標の出願か登録を行います(基礎出願・基礎登録)。

2)願書の提出

日本の特許庁に願書の提出を行います。ここで受理された日が「国際登録日」です。

その後、特許庁からWIPO国際事務局に渡ります。

3)方式審査(WIPO国際事務局)

まず、WIPO国際事務局で方式審査が行われます。

ここでは出願人(名義人)の氏名や住所、指定商品・役務の区分、商標の見本、料金が支払われているかどうか、などが審査されます。

審査を通過すると、国際登録簿に記載され、出願人(名義人)の元には国際商標登録証が届けられます。そして、指定国には登録の旨が伝えられます。

4)実体審査(加盟国)

指定された国々で実体審査が行われます。

これは各国の法や制度に基づいて判断され、直接、その国に出願したときと同じ内容や順番で審査されます。

そしてWIPO国際事務局はそれぞれの国の結果が出た後、それを出願人(名義人)に連絡します。

5)登録

そして、これらの審査をクリアした商標が国際登録され、指定国での権利が保護されます。

(3−5)国際商標の出願に必要な費用 〜納付方法と金額は?

国際商標の出願に必要な費用の支払いには、WIPO国際事務局に納付する方法と日本の特許庁に納める方法の2つがあります。

WIPO国際事務局への納付

手数料は以下の〈1〉〜〈3〉の合計額になります。これらは出願前にスイスフランで納付する必要があります。

[国際登録出願手数料]

〈1〉基本手数料+〈2〉付加手数料(各指定国に)+〈3〉1区分ごとの追加手数料(商品および役務の区分の数が3を超える場合)

*このとき、加盟国のなかでは〈2〉付加手数料の代わりに「個別手数料」が適用される国もあります。

また、手数料の詳細については、WIPO国際事務局のホームページ(英語)に記載されています。以下をご覧ください。

  WIPO国際事務局「手数料一覧表」
  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html

日本の特許庁への納付

出願する際に特許印紙を書面に貼付して納付します。

予納制度や口座振替で納めることはできないため、注意が必要です。

[国際登録出願印紙代]

  1件 9,000円

(3−6)存続期間は?

マドプロで登録した国際商標は、登録日から10年間にわたって効力をもち続けます。

更新を希望する場合は、直接WIPO国際事務局へ手続きをします。このとき、指定した国を一括して申請することが可能です。

(4)マドリッドプロトコルのメリットとデメリットとは?

(4−1)国際登録を身近にする多くのメリット

加盟国への同時登録

1カ所への出願で複数の国を対象にできることが、マドプロのメリットです。

日本の特許庁に出願するだけで、WIPO国際事務局を経由して各国に伝えられます。

このとき願書も1通作成するだけでよく、英語の使用が認められています。

直接出願する場合、各国の指定言語で作成することとと比べると、ずいぶん負担を減少できます。

費用の節約が可能

マドプロで多くの国に出願する場合、納付する料金が国ごとの出願に比べて割安になります。

さらに代理人を各国で依頼せずにすむため、その費用がかかりません。

また、1つの通貨で支払うことができるのも便利です。

審査期間の限定により、取得までの期間が明確に

各国で行われる審査には期限(1年、または18カ月)が設けられています。

そのため、結果が出ないまま待たされ続けることはありません。

定められた期間で商標権取得の可否が判明するため、出願人(名義人)は、その後の方針を立てやすくなります。

商標登録する国を追加

マドプロでは、出願時に加盟国のなかから商標登録する国を指定します。
この指定国は国際登録された後に追加することも可能です(新規加盟国も対象)。

先行の指定国と同じように商標権を一括して管理できるため、事業計画の変更があった際にもスムーズに対応できます。

(4−2)必ず知っておきたいデメリット

非加盟国への申請は不可能

現在、加盟している97カ国以外へ登録を希望する場合は、当然ですがマドプロは利用できません。この場合は、直接相手国に出願します。

セントラルアタックによる消滅

マドプロを通じて出願した商標は、日本国内で出願、登録をしたものと同一です。

その関係上、国際登録日から5年を経過する前に基礎出願・基礎登録が拒絶や抹消をされたときは、国際登録も消滅してしまいます。

これは国際登録の従属性、セントラルアタックと呼ばれています。

このような状況に陥ったとき、それぞれの国で国内出願へ変更できるケースもありますが、そのための費用はかかるため注意が必要です。

出願後の区分変更は不可

商標登録の出願時には、商品・役務の区分を指定する必要があります。

しかしマドプロで出願した場合は、その区分を変更することはできません。

商品・役務の区分は45に分かれていますが、指定国によっては出願人(名義人)の国の分類と異なる場合があります。この場合は、出願しても実体審査で拒絶されてしまうのです。

このとき直接出願であれば、正しい区分への補正が認められているため、拒絶査定への対応が可能です。

しかし、区分変更不可のマドプロ出願の場合は、商標登録ができないことになります。

そのため、出願前には必ず商標登録を希望する商品・役務が自国と指定国でどの区分に該当するのか、調べておくことが重要です。

また海外において、自国と異なる区分に分類されている商品・役務を商標登録したい場合は、その国に直接出願することで登録が可能となります。

拒絶理由の通知が届くケースも

マドプロの出願では、規定に応じて願書を作成します。
このとき作成する書類は1種類のため、各国の事情に合わせられません。ある指定国では願書にある記載項目が、マドプロの様式にはないケースもあるのです。

一括での申請ゆえ、このような細々とした点に対応することは難しくなります。
そのため、拒絶理由の通知が届けられるのは避けられない状況になっています。

もしそれぞれの国の審査で拒絶されたり、補正が必要な状況になった際には、その国の代理人を見つけて手続きを依頼します。

もちろん費用がかかるため、ここでは見積もり額を超えてしまうという問題も生じます。

(5)欧州連合商標(EUTM)での登録方法

欧州で商標登録する際には、1件の登録を行うことでEU(European Union)加盟国全域で保護できる欧州連合商標(European Union Trade Mark;EUTM)があります。

EUTMは、2016年3月23日に欧州共同体商標(Community Trade Mark;CTM)から名称が変更されました。

また、EUの専門機関である欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office;EUIPO)も同様に、欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs);OHIM)から変更されています。

(5−1)欧州連合商標(EUTM)の対象は?

現在、保護対象となるEU加盟国は28カ国です(2017年6月現在)。

加盟国が増えた場合は、自動的に新規国でも保護されます。

EU加盟国
28カ国
(2017年6月現在)
ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ベルギー、ルクセンブルク、アイルランド、ギリシャ、フィンランド、スウェーデン、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、イギリス
代表的な非加盟国 スイス ノルウェー アイスランド リヒテンシュタイン など

*イギリスがEU離脱を表明していますが、協議が終了するまではEUTMの手続きが継続されます。しかし正式に離脱が決まった後は、その効果がおよばなくなり、移行措置などが取られる可能性が高くなっています。

(5−2)欧州連合商標(EUTM)を利用できる条件とは?

EUTMの出願対象となる人は?

以下に住所のある人や法人(営業所や生産活動拠点を含む)

  • EU加盟国
  • パリ条約加盟国
  • TRIPs協定締約国

登録可能な商標とは?

文字・ロゴによる商標、立体の商標をはじめ、色、音、動き、ホログラム、においの商標などが
登録できます。

(5−3)登録までの手順と審査基準

EUTMを活用することによって、欧州での商標登録が手軽に行えます。
では、具体的にどのような手順で進めていけばいいのか、みていきましょう。

1)願書の提出

出願するときは、EUIPOに直接か、マドプロを経由して申請します。

願書には、出願人(名義人)や商標の基本情報のほか、区分ごとの指定商品・役務を明記します。ここでニース分類の類見出し(class heading)を記載する際には注意が必要です。

類見出しだけの記載の場合、その文言通りの商品・役務の保護のみに限定されてしまいます。

もしその文言を超える商品・役務が必要な場合は、必ず明記しなければなりません。

使用できる言語とは?

出願の際は、EUの公用語が使用できます。

これを「第1言語」とし、さらに「第2言語」を選択する必要があります。
第2言語はEUIPOの公用語であり、出願人(名義人)が手続きに用いる言語を指します。

第1言語
(EU公用語・24カ国語)
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、デンマーク語、ギリシャ語、ポルトガル語、スウェーデン語、フィンランド語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、スロバキア語、エストニア語、リトアニア語、ラトビア語、マルタ語、スロベニア語、ブルガリア語、クロアチア語、ルーマニア語、アイルランド語
第2言語
(EUIPO公用語・5カ国語)
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語

2)審査

EUTMの登録では、以下の審査が行われます。

  • 方式審査
  • 絶対的拒絶理由の審査

先行商標との同一性や類似性を調べる相対的拒絶理由の審査はなく、これは異議申し立てがあった場合に行われます。

まず方式審査が行われ、願書の記載が正しいか、料金が支払われているかなどが調べられます。

その後、絶対的拒絶理由の審査が行われ、主に識別性があるかどうかが判断されます。

このとき、拒絶された出願人(名義人)は、意見書や補正書を提出できます。

3)先行商標の調査

出願人(名義人)の希望によって、EUIPOとEU加盟国は先行する出願・登録商標の調査を行います。

まずEUIPOでは、コンピュータによって競合する商標の抽出が行われます。この調査報告書(EUIPO search report)は、出願人(名義人)と先行商標の権利者に送付されます。

さらに規定の手数料を支払うと、商標調査制度を取り入れている加盟国の先行商標を知ることができます。

国ごとの調査報告書(national search report)を希望する場合は、制度に準じているすべての国が対象となります。そのため、1国のみの請求やこの制度を採用していない国の報告書を手に入れることはできません。

4)出願公告〜登録

そして調査報告書が送付されてから、1カ月ほど経過した頃に出願公告されます。
出願公告から3カ月が異議申立て期間となります。

このとき先行商標の権利者からの申し入れがなかったり、問題の解決された商標は無事登録され、公示されます。

(5−4)欧州連合商標(EUTM)の出願に必要な費用

出願時に支払うオフィシャルフィー(庁費用)は区分によって異なります。
また、商標登録時には費用はかかりません。

《出願時・庁費用》

  • 1区分  850ユーロ
  • 2区分  900ユーロ(50ユーロの追加)
  • 3区分 1050ユーロ(150ユーロの追加)

*3区分以上は、1区分ごとに150ユーロ追加されます。

(5−5)商標の存続期間は?

商標権は出願日から10年にわたって継続します。そして、その後10年ごとに更新できます。

この出願日とは、EUIPOに願書が受理された日を指します。

日本では存続期間の起点は登録日となっているため、注意が必要です。

(6)欧州連合商標(EUTM)のメリットとデメリットとは?

(6−1)手続きの負担を減らすいくつものメリット

加盟国の登録・更新を一括で

1件の出願によってEUに加盟しているすべての国で商標権を取得できます。

また、管理や手続きを一元化できるため、更新や譲渡の際の負担が少なくなっています。

EU加盟国で使用されていた場合

商標を5年間使用していない場合は、その登録は取り消されます。

しかし加盟国のなかの1カ国でも使用していれば、そのような「不使用取り消し」となる事態は避けられます。

抑えられる費用

欧州でいくつもの国に出願する場合に比べると、費用が安くすみます。

また、現地代理人もひとりですむため、そのぶんの費用がかかりません。

(6−2)デメリットもきちんと把握を

EU加盟国全体におよぶ影響(拒絶、取消・無効の場合)

拒絶や取消・無効の通知を受けた場合は、以下のような状況になるため、注意が必要です。

拒絶の場合

もし商標が拒絶されてしまった場合は、その影響はEU加盟国全体におよびます。

つまり1カ国でも拒絶理由が通知されると、商標を登録できないことになります。

この場合、拒絶されなかった国で出願し直すことは可能ですが、新たに現地代理人費用がかかります。

取り消し・無効の場合

商標登録の取り消しや無効を先登録商標権者から求められ、EUの1カ国だけで確定した場合も、加盟国すべてで権利が消滅します。

国ごとの商標権譲渡は不可

EUTMでは、商標権の譲渡を国ごとに行うことはできません。

譲渡する際にはすべての加盟国が対象となり、一括での手続きとなります。

類似商標の併存による弊害

EUTMの登録では、方式審査と絶対的拒理由の審査のみが行われます。

相対的拒絶理由の審査がなく、多くの類似商標が存在しているため、先行商標の権利者から異議申し立てを受ける危険性は高くなります。

(7)日本と外国の商標制度の違いとは?

いまや商標は、世界中の多くの国で保護されています。

けれどそれぞれの国を取り巻く事情や法律は異なり、商標に対する考え方や制度もさまざまです。ここでは日本と外国の違いの一例についてご説明します。

(7−1)商標にまつわる主義や考え方

商標権を取得するためには、出願から審査、登録といくつもの過程を経ていきます。

このとき、何を基準とし、何を優先するかは、さまざまな考え方があり、国によって採用しているものが異なります。

日本が何を選択しているのかを、外国と照らし合わせながら改めてみていきましょう。

先願主義と先使用主義について

先願主義

同じか、よく似た商標が時間や日にちをあけて出願された場合、先に商標登録の出願手続きを行った者を優先して登録する制度です。

日本をはじめ、多くの国がこの先願主義を採用しています。

先使用主義

同じか、よく似た商標が同じ日に出願された場合、先に使用していた者の登録を優先的に認める制度です。

これを用いている代表的な国はアメリカです。商標の使用を裏づけるため、「使用証明書」の提出が必要な国もあります。

審査主義と無審査主義について

審査主義

審査主義とは、商標を審査し、その上で登録することです。

これは商標について、識別性やほかとの類似はないかをはじめ、登録要件を満たしているかどうかを特許庁の審査官が審査するものです。

日本を含むアジア主要国やドイツ、アメリカなどで採用されています。

無審査主義

無審査主義とは、出願後に名称や住所などの方式に不備がなければ、すぐに登録することです。

そして問題が生じたときには、異議申立てや訴訟の場で判断されます。

これはフランスやイタリア、スイスなどで採用されています。

ただし無審査主義国のなかには、商標の識別性などについては審査する国も含んでいます。

絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由について

絶対的拒絶理由

主に商標の識別力を判断したものが絶対的拒絶理由です。

ほかの商標とのかかわりはないため、絶対的といわれています。

EUIPOの審査では絶対的拒絶理由のみで判定されます。

日本の審査では絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由の双方から判定されます。

相対的拒絶理由

先行する商標との類似・混同を判断したものが相対的拒絶理由です。

ほかの商標との関係で判定されるため、相対的といわれています。

登録主義と使用主義について

登録主義

商標権の発生を規定の手続きが完了した時点とするものを、登録主義といいます。

日本や中国など、多くの国で採用されています。

誰が、いつ、権利を保持したかが明確なため、争いや混乱の発生を抑えられます。

使用主義

権利の発生を実際に商標を使用した時点とするものを、使用主義といいます。

アメリカやカナダで採用されており、これらの国で商標権を確保するには使用し続けなければなりません。

この主義のもとでは、誰かが不使用の商標を大量に保持する問題などが防げます。

(7−2)商標登録にあたり、利用される制度

登録までの過程では、イレギュラーなケースが生じることもあります。

本来の規定から少し外れた場合でも、手続きによって認められる場合もあります。

海外で採用されている制度を紹介します。

権利不要求(ディスクレーム)制度について

商標全体としての識別力はあるものの、ある部分ではほかとの区別が難しい商標で利用できる制度です。

出願時に、識別力をもたない部分については他者が使用しても権利を主張しないことを条件にすることで、登録されます。

これはEUTMのほか、アメリカやシンガポールで採用されています。

日本にはこの制度はありません。

同意書(コンセント)制度について

類似する商標があった場合も、権利者同士の合意によって登録を認める制度です。

他者との類似を理由とする拒絶通知が届いた後、先方との交渉を行います。それに成功し、合意文書を指定国の官庁に提出すると、商標権を得られます。

日本にはない制度ですが、スウェーデンやシンガポール、ニュージーランドなどで採用されています。

(7−3)更新期限や起算日の違いについて

無事、商標が登録されても、それで終わりではありません。

更新の期限や起算日に対する考え方についても、日本と海外では異なります。
国際商標を適切に管理していくためには、こういった知識を蓄えておくことも大切です。

更新期限について

商標の権利が続く期間は国によって異なります。

日本や中国、EUTMは10年ですが、それぞれの国でおおむね5〜15年の間で設定されています。

起算日について

商標の存続期間を考えるとき、その起算日の設定も異なります。

〈出願日としている国〉

タイ、シンガポール、EUTM など

〈登録日としている国〉

日本、中国、アメリカ など

日本と異なる場合は、特に注意を払う必要があります。

(8)まとめ

最初に海外での商標登録と聞いたときは、途方もないことに思えたかもしれません。
しかし制度や方法を知っていくことで、少し不安は解消されたでしょうか?

これからますます身近になる国際商標登録。
大切なあなたの商標を日本国内だけでなく、ぜひ世界各国で保護していってください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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